BGH zur Werbung mit dem markenrechtlich geschützten "ÖKO-TEST-Siegel" ohne Lizenzvertrag - Urteile vom 12. Dezember 2019, I ZR 173/16 - ÖKOTEST I, I ZR 174/16 und I ZR 117/17 - ÖKOTEST II

Der I. Zivilsenat des BGH hat in drei Revisionsverfahren die Benutzung von Testsiegel-Marken als Verletzung der Rechte der Markeninhaber an ihrer bekannten Marke "ÖKO-TEST" angesehen.

Die Klägerin ist seit 1985 Herausgeberin des Magazins "ÖKO-TEST", in dem Waren- und Dienstleistungstests veröffentlicht werden und ist seit 2012 Inhaberin einer eingetragenen Unionsmarke, die das ÖKO-TEST-Siegel wiedergibt und markenrechtlichen Schutz für die Dienstleistungen "Verbraucherberatung und Verbraucherinformation bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen" gewährt. Die Klägerin gestattet den Herstellern und Vertreibern der von ihr getesteten Produkte die Werbung mit dem ÖKO-TEST-Siegel, wenn diese mit ihr einen entgeltlichen Lizenzvertrag schließen.

Die Beklagten sind Versandhändler und haben in ihren Online-Shops mit dem ÖKO-TEST-Siegel für Baby-Produkte, Lattenroste, Fahrradhelme und Kopfkissen geworben, ohne zuvor einen Lizenzvertrag für das spezielle Produkt mit der Klägerin geschlossen zu haben. In allen Verfahren hatte die Klägerin die Produkte, die von den jeweiligen Beklagten im Internet mit dem ÖKO-TEST-Siegel, das jeweils mit der Bezeichnung des getesteten Produkts, dem entsprechenden Testergebnis und der Fundstelle des Tests versehen war, beworben wurden, entweder in einer anderen Farbgestaltung oder einer anderen Größe bzw. nur in einer der angebotenen Größen getestet, als diese jeweils von den unterschiedlichen Beklagten angeboten worden waren.

Die Klägerin sieht in der Werbung mit dem ÖKO-TEST-Siegel jeweils eine Verletzung ihrer Rechte an der Unionsmarke. Sie hat die Beklagten auf Unterlassung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen.

Der BGH hat nun alle Berufungsentscheidungen, die jeweils zugunsten der Klägerin ausgefallen waren, bestätigt, indem er die Revision der Beklagten zurückgewiesen hat und somit die Verurteilung zur Unterlassung bestätigt hat.

In allen drei Verfahren verletzt die beanstandete Zeichennutzung demnach entgegen Art. 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 1 und 2 Buchst. c UMV die bekannte Marke der Klägerin.

Zwar erbringt ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften einer Ware wie deren Bewertung in einem von Dritten durchgeführten Test informiert, neben seiner Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information, für die die Marke der Klägerin geschützt ist, sodass von einer Unähnlichkeit der Dienstleistungen auszugehen ist.

Die Berufungsgerichte haben aber nach Auffassung des BGH die Bekanntheit der Klagemarke rechtsfehlerfrei bejaht. Eine rechtsverletzende Benutzung der Klagemarke wurde daher angenommen, weil der Verkehr das jeweils von den Beklagten verwendete Logo mit der Klagemarke gedanklich verknüpft. Die Beklagten haben dem Verkehr eine Information über die Beschaffenheit oder die Qualität ihrer Produkte vermittelt und sich hierzu auf die unter der bekannten Marke der Klägerin erbrachte Dienstleistung des Warentests bezogen. Bei der in diesem Zusammenhang vorzunehmenden Gesamtwürdigung wiegen die Bekanntheit der Klagemarke und die hohe Zeichenähnlichkeit so schwer, dass die Unähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen der Annahme einer gedanklichen Verknüpfung nicht entgegensteht. Es ist von hochgradiger Zeichenähnlichkeit auszugehen, nicht hingegen von Zeichenidentität, weil die Beklagten jeweils das als Marke geschützte "leere" Testlogo um die Angaben zum Testergebnis und der Testfundstelle ergänzt haben.

Die Berufungsgerichte haben weiter rechtsfehlerfrei angenommen, dass die jeweils angegriffene Zeichenverwendung die Wertschätzung der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, so ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen. Im Hinblick darauf, dass die Klägerin erhebliche wirtschaftliche Anstrengungen für die Schaffung und Erhaltung der Bekanntheit ihrer Marke unternommen hat und die Beklagten sich jeweils die daraus resultierende Werbewirkung der Marke ohne finanziellen Beitrag zunutze gemacht haben, ist es rechtlich nicht zu beanstanden, dass die Berufungsgerichte das Interesse der Klägerin daran, die Werbung mit ihrem Zeichen daraufhin zu kontrollieren, ob sie ihren testbezogenen Maßstäben genügt, höher bewertet haben als das Interesse der Beklagten, ihre Kunden auf die gute oder sehr gute Bewertung ihrer Produkte durch die Klägerin hinzuweisen.

Da es bei den Tests der Klägerin durchaus darauf ankommt, in welcher Farbe oder Größe das Produkt jeweils getestet wurde, weil andere Farben auch unterschiedliche Farbstoffe enthalten können und andere Größen ebenfalls unterschiedlich verarbeitet worden sein können, hat die Klägerin in Bezug auf den guten Ruf ihrer Marke und damit aber auch in Bezug auf den Verbraucherschutz ein berechtigtes Interesse daran, dass nur Produkte mit ihrem Siegel beworben werden, die auch tatsächlich von ihr gestestet und entsprechend lizenziert wurden.